Una creencia limitante: el gran valor de una solicitud de patente aún no publicada
Es posible optar por la retirada de la solicitud para perseguir distintas finalidades, entre otras, para presentar un nuevo expediente que abarque nuevas mejoras
Cuántas veces he escuchado la pregunta: “Acabo de solicitar la patente, ahora puedo empezar a vender el producto, ¿verdad?”. En realidad, una solicitud de patente que aún no se ha hecho pública es un activo mucho más valioso, y a la vez, más inestable de una patente ya publicada o concedida.
En primer lugar, es importante recordar que la publicación significa, por definición, la entrada del contenido de la solicitud en el estado de la técnica, el cual es conocido por su implacabilidad en la evaluación tanto de la novedad, como de la actividad inventiva.
En segundo lugar, cualquier sistema de patentes opera bajo un espíritu negociador, basado en el principio del do ut des (dar por recibir). Con la concesión de la patente, el Estado otorga a su titular un monopolio de derechos exclusivos por 20 años, a cambio del acceso público e indiscriminado (competidores incluidos) a las reivindicaciones y demás elementos de la solicitud. Este intercambio busca fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y productos alternativos en beneficio de toda la sociedad.
Así que, si el precio a pagar por el titular de la patente (aparte de las tasas, que no son baratas) deviene con la publicación, ¿por qué adelantarse a ese momento?
Una gran ventaja del sistema de patentes, tanto europeo como español, es que confiere un abanico de opciones para personalizar la tramitación de la solicitud, adaptándola a la viabilidad de la patente o nuevas exigencias y estrategias que surjan. Sin embargo, muchas de estas opciones quedan automáticamente excluidas a partir del día de publicación.
Es frecuente que, tras presentar una solicitud de patente, las empresas sigan investigando en el mismo campo de aplicación o, incluso, en la misma tecnología, con la finalidad de alcanzar una solución mejor. Y, en ocasiones, después de perfeccionar la invención, se puede llegar a considerar que esta tiene más valor como know-how que como patente.
En estos casos, es posible optar por la retirada de la solicitud para perseguir distintas finalidades, entre otras, para presentar un nuevo expediente que abarque el conjunto dado por la invención principal y las mejoras alcanzadas, o custodiar la confidencialidad del activo a través del secreto empresarial.
Todo esto es factible únicamente si la solicitud original no se ha publicado, ni ha entrado en el estado de la técnica por otras vías. Solo así se preservan la novedad, la actividad inventiva y la confidencialidad de la invención. Sin embargo, en caso de una nueva presentación, esta se hará a expensas de la prioridad adquirida, ya que la fecha de presentación del nuevo expediente será posterior.
En un mundo ideal, el titular de una patente esperaría a la publicación de la solicitud antes de monetizar la invención, y una universidad esperaría a la concesión del título antes de constituir una spin-off. En la práctica, ya sólo la publicación puede tardar unos 18 meses, y muchas empresas, sobre todo las emergentes, no gozan de este lujo.
A menudo, el modelo de negocio de una startup gira en torno a una única tecnología en la que invierte todos sus recursos, esfuerzos y tiempo. En estos casos, es lógico que se tenga una necesidad apremiante de rentabilizarla a corto plazo, especialmente si hay financiamiento de business angels que exigen ver resultados.
Dependiendo del estado de desarrollo de la tecnología, es posible comenzar con una primera fase de testeo a través de acuerdos de colaboración, de desarrollo conjunto o pruebas de concepto, con la finalidad de evaluar su viabilidad y, paralelamente, continuar con la tramitación de la patente.
En este proceso, es importante que, tanto en la fase de negociación, como en el propio acuerdo de transferencia de tecnología, el titular de los derechos sea consciente de valor que constituye la solicitud de patente no publicada. Existen herramientas legales y prácticas para limitar el acceso al know-how y minimizar los riesgos de divulgación no autorizadas, como acuerdos de confidencialidad (NDAs) robustos y protocolos internos de seguridad.
Por supuesto, algunos optan por lanzar al mercado un producto cuya patente está en fase de tramitación. En estos casos, es esencial que los contratos que den acceso a una solicitud de patente no publicada incluyan una referencia a su presentación y contenido. De esta forma, será posible acogerse a la protección provisional conferida por la Ley de Patentes, que permite vencer la presunción de desconocimiento del infractor que utilice la invención antes de su publicación. Sin embargo, siempre es recomendable limitar la información compartida a lo estrictamente necesario.
Como hemos visto, es muy común pensar que con la presentación de una solicitud de patente ya se cuente con todo lo necesario para rentabilizar una tecnología. Contrariamente a esta creencia, el depósito de un expediente es sólo el principio.
La protección real y efectiva de un activo se confiere a través de la medición constante de los riesgos y de los beneficios derivados de su puesta a disposición de terceros, así como de un clausulado sólido de los contratos de transferencia de tecnología que se firmen para rentabilizarla.