De los bloques de Lego a la reputación de Zara: las empresas sacan su artillería legal para proteger la exclusividad de sus marcas
La batalla iniciada por Inditex contra una empresa pequeña que registró Ailof Zahara es uno de los últimos casos que ha acabado en manos de los tribunales
Las palabras, logotipos, sonidos, colores, incluso tipografías pueden ser registradas como marcas. Todos estos signos ayudan a distinguir unas marcas de otras y por ello las compañías utilizan todos sus recursos para proteger sus señas de identidad cuando se sienten amenazadas por otras. Lego, Coca Cola, McDonald’s, Nestlé o Inditex son algunos de los ejemplos que han sacado su artillería legal para garantizar su exclusividad.
Zara se ha visto recientemente envuelta en una batalla legal por el registro, en febrero de 2002, de una pequeña empresa de la marca Ailof Zahara, dedicada a la venta al por menor de prendas de vestir, de acuerdo al Boletín Oficial de Propiedad Industrial. El buque insignia de Inditex denunció ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que este nombre podía crear confusión en el mercado y que podría suponer un “aprovechamiento de su reputación” al trasladar ciertas similitudes al consumidor.
La ley de marcas establece que no podrán registrarse los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior o que generen un riesgo de confusión en el público, al considerar que pertenecen a la misma empresa o que hay una vinculación entre ambas.
El grupo textil de Amancio Ortega entendió que se daban estos requisitos legales y planteó una queja ante la OEPM para que denegara dicho registro. No obstante, la oficina de patentes aseguró, en una resolución de julio de 2023, que “existen suficientes disparidades de conjunto entre los signos enfrentados que garantizan su diferenciación, excluyéndose todo riesgo de confusión en el mercado”. El caso acabó en manos de la justicia, ya que Inditex pidió a la Audiencia Provincial de Madrid la nulidad de dicha decisión, si bien el tribunal desestimó el recurso el pasado 29 de julio al no ver similitudes desde el punto de vista denominativo, ni desde el punto de vista gráfico o fonético.
La sentencia señala, por un lado, que Ailof “es un término de fantasía que no tiene un significado propio en lengua castellana” y que Zahara “identifica un lugar geográfico”. Y sobre Zara concluye que tampoco “tiene un significado específico”. Por otro lado, la Audiencia de Madrid apunta que tampoco hay rasgos gráficos comunes entre ambas marcas, ya que Ailof Zahara se presenta con letras en blanco sobre un rectángulo de líneas verticales de los colores del arcoiris, mientras que la conocida marca de Inditex tiene letras negras sobre un fondo blanco y con tipografía distinta al de la empresa gaditana. En cuanto a la fonética, el tribunal explica que no puede haber confusión en este sentido porque las tres sílabas que componen el término Zahara se pronuncian, al tiempo que la marca de Inditex solo tiene dos sílabas fonéticas.
Similitud en los nombres
El caso de Zara es el último de una infinidad de litigios que se han planteado contra los tribunales nacionales y europeos y todos ellos siguen la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en numerosas sentencias ha marcado los pasos a seguir para identificar cuando dos marcas tienen signos comunes.
Uno de los casos más recientes que ha analizado la justicia europea es el relativo a la marca de zumos SimonLife, propiedad de García Carrión. El grupo bodeguero español planteó una queja en 2020 contra el registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, de la marca LimoLife por parte de la empresa rumana Calipso. Sin embargo, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) —la segunda máxima instancia judicial europea— avaló el pasado octubre dicha inscripción, al entender que la única similitud era la palabra “life” y que se trata de un signo “escasamente distintivo”.
McDonald’s también perdió el derecho de a usar en exclusiva la marca Big Mac en Europa. El TGUE consideró acertada la decisión de la EUIPO de poner caducidad al uso de este nombre, que se registró en 1996, para sus hamburguesas más reconocidas por falta de uso. La oficina, que adoptó esta resolución en 2019 al estimar una petición realizada dos años antes por la cadena irlandesa de comida rápida Supermac’s, alegó que la compañía estadounidense no había demostrado la extensión de la marca Big Mac en toda la Unión Europea, sino solo en algunos países.
Kit Kat o las botellas de bebidas
Pero no solo los nombres o los logotipos son elementos son reconocibles y distintivos para una marca. Las formas de los productos también pueden resultar un emblema. Codorníu y Freixenet, que durante años se enfrentaron por la denominada “guerra del cava”, llegaron a discutir en los tribunales por la exclusividad de la botella blanca esmeriladas. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que en 2005 concluyó que el envase era parte intrínseca de la marca Carta Nevada, propiedad de Freixenet.
Nestlé perdió la batalla para poder registrar las cuatro barras del Kit Kat como marca. El TJUE obligó en 2018 a la oficina europea de propiedad intelectual a reconsiderar su decisión de proteger este formato de su chocolatina, al entender que el carácter distintivo había sido probado solo en una parte del territorio de la Unión. Todo ello después de que la compañía británica Cadbury Schweppes solicitara su anulación en favor de su marca noruega Kvikk Lunsj, que tenía un producto con una forma idéntica al Kit Kat.
Lego sí logró que el TGUE respaldara sus reconocidos bloques como marca de la Unión Europea por su carácter singular. Estas piezas gozaban de protección desde 2010, si bien EUIPO le dio un vuelco a esta garantía en 2019, después de que un fabricante alemán de juguetes y artículos deportivos lo solicitara. Dos años más tarde, el tribunal europeo obligó al organismo a que revisara su decisión porque, según indicó, el Derecho de la Unión protege los sistemas modulares. Sin embargo, la empresa alemana mantuvo vivo el pleito y recurrió, una vez más, la modificación de la EUIPO. Esta segunda queja acabó siendo desestimada por el Tribunal General a principios de este año.
Coca-Cola protagonizó uno de los casos más curiosos, ya que tuvo dificultades para registrar su botellas al modificar un elemento esencial de las mismas: las estrías. La botella Contour, que se caracteriza por ser curvada y estriada, es un icono de la marca de refrescos. Coca Cola sacó en 1915 un concurso entre empresas cristaleras estadounidenses para que diseñaran una botella inconfundible en el mercado y que pudiera ser reconocida al tacto y en la oscuridad. Así nació la idea de esta botella que acompaña a la multinacional desde entonces y que fue registrada en la década de los 70 como marca en la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas. En 2008 fue reconocida también en Japón, si bien en Europa tuvo más problemas. Mientras que en 2014, la EUIPO permitió reconocer esta botella, en 2011, rechazó otorgar la condición de marca tridimensional al mismo envasado pero sin estrías. En opinión del organismo europeo, este formato carecía de carácter distintivo, un criterio que fue ratificado en 2016 por el Tribunal General de la Unión Europea.
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