La OEPM valora los primeros frutos del trámite para anular o caducar marcas registradas

El nuevo procedimiento evita que los empresarios tengan que acudir a tribunales para proteger sus signos, lo que se traduce en un ahorro de costes y tiempo, y en un desahogo en los juzgados

Bimba y Bimba, Kike o Doce & Caballos se parecen a Bimba y Lola, Nike o Dolce & Gabbana, pero no son lo mismo. Las primeras son marcas que pueden crear confusión en el mercado y vivir del prestigio ajeno; mientras que las segundas son marcas originales, anteriores y reconocidas por todos. La supervivencia de las primeras, las sucedáneas, se ha complicado desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) estrenase, hace un año, un procedimiento exprés para instar la nulidad y caducidad de signos distintivos que pudiesen campar por el mercado. Doce meses después de su puesta en marcha, el nuevo procedimiento ha demostrado su solvencia, según valoran desde la oficina pública.

El trámite administrativo ha demostrado ser, en síntesis, más barato y rápido. La gran novedad radica en que desde que la OEPM asumió la tarea de resolver estas reclamaciones, los titulares evitan acudir al juzgado para proteger sus intereses. La anterior legislación les obligaba pasar por la vía judicial, lo que era sinónimo de eternizar el papeleo.

En cambio, el nuevo mecanismo, puramente administrativo, ha supuesto un ahorro en tiempo, y además, un de­sahogo para los jueces: las plazas mercantiles son las más saturadas y con mayores listas de espera. Un año después de asumir esta tarea, el balance de la OEPM es positivo. Según los datos facilitados, la oficina pública ha recibido un total de 253 solicitudes de nulidad (la que se solicita cuando un signo incurre en una causa de prohibición) y 211 de caducidad.

De estas, la oficina ha podido resolver y contestar la mitad de los expedientes recibidos (236 de 463). “Hemos facilitado a los usuarios el acceso a este tipo de impugnaciones, les hemos acercado el procedimiento y, por supuesto, hemos reducido los plazos y ahorrado en costes”, valora Aída Fernández, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Aunque la duración del proceso depende de la complejidad del asunto, para Fernández es un hito que su organismo haya podido publicar las primeras resoluciones de conflicto solo seis meses después de echar a rodar en esta tarea. “Nuestro objetivo es ser eficientes y acortar los tiempos”, uno de los grandes dolores de cabeza para los empresarios. “Lo estamos consiguiendo”, analiza Fernández.

Este procedimiento cuenta, en síntesis, con dos variantes. En primer lugar, el procedimiento de nulidad permite que cualquier interesado solicite a la oficina pública anular el registro de una marca, nombre comercial o marca internacional en España por incurrir en algún motivo de prohibición (los recoge la ley). Por ejemplo, que una marca sea engañosa e induzca a error al público. Esta nulidad puede ser absoluta (como si el signo nunca hubiese existido) o relativa (con efectos a partir de la declaración).

Por otro lado, el segundo procedimiento, el de caducidad, permite a un interesado solicitar la retirada de signos que estén en desuso. Ambos procesos tienen un coste de 200 euros (es el precio de las tasas, a lo que hay que sumar el gasto de posibles agentes de marca que puedan intervenir), pero si se tramita online el precio baja a 170.

Ahorrar hasta un 60%

Para Carmen González Candela, directora de marcas y brand intelligence de Pons IP, que la OEPM haya asumido esta tarea es una buena noticia para los empresarios a la vista de los buenos resultados. Las ventajas son evidentes, analiza la experta. En primer lugar, porque es un avance en términos de costes. “El ahorro medio ronda entre un 40% y un 60%” frente a los costes de la vía judicial, donde había que asumir los gastos de procurador.

“En cuanto a los tiempos”, continúa la abogada, “tenemos ya resoluciones en casos tan complejos como los que implica mala fe donde la oficina ha tardado menos de un año en resolver”. Casos que “en la primera instancia de la vía judicial hubieran tardado casi dos años en ser resueltos, dependiendo del juzgado”.

Para la abogada de Pons, que este procedimiento sea rápido es esencial, pues está en juego pararle los pies a terceros que puedan registrar a su nombre marcas que no les pertenecen. La tardanza en resolver este tipo de procesos contradictorios puede ser una rémora para los empresarios que para operar en el mercado “necesitan identificar con marcas sus actividades o sus productos”. En este sentido, apostilla González, el nuevo mecanismo de la OEPM “ayudará a esclarecer situaciones que pueden obstaculizar la actividad normal de una empresa”.

Pasos para anular o caducar una marca

Solicitud. Puede requerirse la nulidad absoluta de una marca (cuando se anula es como si el registro del signo nunca hubiese existido) o la nulidad relativa (el signo deja de tener efectos desde la declaración); o bien la caducidad (retirada del registro por falta de uso, por ejemplo).

Traslado. Se interpela a la contraparte para que pueda defenderse. Tendrá un plazo de dos meses para contestar.

Pruebas. El titular de la marca impugnada puede exigir que se demuestre que su signo es nulo; o probar que está haciendo uso de la marca. En ambos casos hay un nuevo plazo de un mes para que solicitante o titular presenten alegaciones.

Requerimientos. La OEPM actúa como tercero imparcial que resolverá el conflicto. Puede exigir pedir nueva documentación y pruebas en un plazo de entre 10 días y un mes.

Resolución. Al fin de la fase contradictoria, la OEPM falla concediendo o no la nulidad o la caducidad.

Recurso. La decisión de la oficina pública puede ser recurrida ante el mismo organismo en alzada. El plazo es de un mes desde que se publica la resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual. Esta resolución puede ser recurrida en tribunales cuando se agota la vía administrativa.

Precio. Las tasas administrativas son de 170 euros online; 200 si se realiza presencial.