Hermès y la Primera Enmienda
La firma de lujo ha ganado la demanda contra Mason Rothschild, el fabricante del MetaBirkin
Finalmente, se ha conocido el fallo de la esperada sentencia del caso que enfrentaba a Hermès contra el artista visual Mason Rothschild a cuenta de los famosos NFT’s Metabirkin. Un jurado compuesto por nueve personas en el Distrito Sur de Nueva York (juzgado federal con competencia en asuntos de propiedad intelectual) ha determinado que los NFT MetaBirkin de Rothschild infringían los derechos de Hermès sobre sus marcas Birkin.
Este es el primer juicio, y por ello pasará a la historia judicial, que ha analizado y debatido la colisión entre los NFT, como archivos digitales únicos que representan, o pueden hacerlo, un contenido o derecho prexistente, y el derecho de marcas. El fallo del jurado será relevante ya que es el primer antecedente que dibuja la línea entre la expresión artística mediante activos digitales sustentados por blockchain (NFT) y la infracción de marcas.
A finales de 2021, Mason Rothschild puso a la venta a través de una plataforma o marketplace de NFT, 100 NFT denominados MetaBirkin. Sus creaciones representaban el famoso bolso Birkin de Hermès, pero cubiertos con una especie de pelusilla. Era una representación digital transformada no autorizada del famoso bolso Birkin.
La finalidad de su creación artística, según declaraba Rothschild, era la de denunciar la crueldad animal en el sector de la moda de lujo, lo cual no es incompatible, parece ser, con poner a la venta los NFT a 450 dólares por unidad e ingresar una cantidad estimada de unos 40.000 dólares. Asimismo, la colección Metabirkin se presentó en la famosa feria de arte Basel de Miami. Circunstancia que, obviamente, tampoco fue del agrado de Hermès.
Tras un primer requerimiento a Rothschild y al marketplace de NFT Opensea, Hermès consiguió retirar los NFT. Sin embargo, Rothschild volvió a subirlos y a ofrecerlos en otra plataforma de NFT. Paralelamente, Rothschild publicó en redes sociales una carta abierta, a modo de defensa, en la que se defendía de las acusaciones de Hermès y argumentaba que sus obras constituían una expresión artística plenamente amparada por famosa Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual consagra y protege la libertad de expresión (incluida la expresión artística). A tal efecto, Rothschild no dudaba en compararse con Andy Warhol y sus famosos pósters en los que transformaban las latas de tomate de la marca Campbell.
De acuerdo con consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la protección de la expresión artística se ampara en el paraguas de la Primera Enmienda, toda vez que el arte (escritura, pintura, etcétera) es igualmente un potente vehículo de expresión y transmisión de mensajes e ideas. Un principio fundamental en una democracia para la comunicación de ideas y la formación de la opinión pública.
No persuadido por lo anterior, Hermès demandó a Rothschild alegando infracción de marcas (confusión y dilución), ciberocupación y competencia desleal.
El jurado ha fallado a favor de Hermès en todos los fundamentos de Derecho. Y ha determinado que, aunque los NFT MetaBirkin sean, "al menos, en cierto aspectos obras de expresión artística", Rothschild tenía la intención de confundir a los posibles consumidores (como así se demostró) y, por lo tanto, la Primera Enmienda no le amparaba ante la colisión con los derechos marcarios. Y más allá de la confusión, también se ha observado que el uso no autorizado de una marca notoria como Birkin es también susceptible de causar dilución y minar el poder distintivo de la marca.
En este punto conviene recordar que el titular de una marca ostenta el derecho exclusivo a excluir a terceros del uso de sus marcas. En cualquier caso, y a diferencia de los derechos de autor, las excepciones o limitaciones al uso exclusivo de marcas es ciertamente muy limitada (por ejemplo, para informar sobre recambios o productos originales a la venta, distribución, comparativas, etcétera). En este sentido, los usos realizados fuera de estos casos deberán ampararse en otra categoría (superior) de derechos, como lo puede ser el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Así, es frecuente que muchos artistas creen obras en las que se utilizan marcas de terceros sin autorización al objeto de transmitir un mensaje o idea meramente artística. El ejemplo de Johnie Walked es un caso muy relevante. De hecho, todas las marcas notorias sufren este tipo de usos. Son utilizadas e incorporadas a obras para expresar una crítica, parodia o son manipuladas para apoyar un mensaje.
Ahora bien, tal supuesto de uso no autorizado de una marca, amparado en la libertad de expresión, no es, por otro lado, un derecho absoluto. Y el jurado ha determinado en este caso que el uso que hacía Rothschild, más allá de ese contenido artístico, causaba una injustificable confusión entre los consumidores, una dilución de la marca y un aprovechamiento desleal económico que no se halla, repetimos, justificado ni amparado por la Primera Enmienda. Crítica y parodia, sí, pero sin hacer un daño reputacional ni económico a la marca injustificado. Por otro lado, Rothschild tenía múltiples opciones para transmitir su mensaje (crítica a la crueldad animal) sin hacer un uso no autorizado y perjudicial a una marca de terceros.
Por último, cabe mencionar que Campbell sí permitió a Warhol la utilización de sus marcas, por lo que nunca se produjo ese debate en torno al conflicto a la libertad de creación artística y el derecho de marcas. Para Campbell, el uso que realizaba Warhol de sus marcas no solo era artístico, sino que era una forma de promoción y hasta de admiración de sus productos. Cuestión muy distinta con el uso que ha hecho Rothschild de las marcas Birkin.
El arte, a veces, sale caro. Rothschild deberá abonar a Hermès una indemnización de 133.000 dólares por los daños a la marca, aunque quizá la promoción y publicidad le haya compensado con creces.
Carlos Rivadulla, manager de Ecija