Nike, una diosa pagana en nuestra justicia
En la mitología griega Nike era la diosa de las conquistas y su imagen ha llegado hasta nuestros días a través de la estatua de la Victoria de Samotracia o Victoria Alada que se exhibe en el Museo del Louvre de París. El atractivo que en general despiertan los dioses clásicos, unido al hecho de que Grecia sea la cuna del olimpismo y a la idea misma de victoria que representa Nike, explican que esta diosa pagana se haya convertido en un magnífico icono publicitario en el mundo del deporte.
Sin duda, quien mejor ha sabido aprovechar esta faceta comercial de la divinidad ha sido Nike International, que desde 1978 comercializa en todo el mundo ropa y artículos deportivos bajo su prestigiosa marca Nike unida a un ala o swoosh. Ahora bien, conviene recordar que no ha sido ni la única ni la primera en hacerlo. Cuando a principios de los años noventa la multinacional norteamericana comenzó a vender sus productos en España, encontró la férrea oposición de un pequeño empresario catalán titular de una marca española inscrita desde 1932 para identificar prendas deportivas que reproducía el nombre Nike debajo de un dibujo de la Victoria de Samotracia. Este fue el comienzo de una larguísima disputa comercial y judicial que ha durado casi 20 años y que ha finalizado hace pocas semanas con la firma de un acuerdo privado confidencial que supone el armisticio definitivo en esta contienda.
El debate ha girado en torno a la antigua Ley de Marcas de 1988 -actualmente remplazada por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre-. La norma impone a todos los titulares de una marca en España la obligación de usarla de manera efectiva y real. Si no lo hacen durante un periodo de cinco años consecutivos, el signo caduca y su titular no puede oponerse a que un tercero lo utilice. Sin embargo, el artículo 53 LM señalaba que mientras nadie solicitase al juez la caducidad -aunque hubieran transcurrido más de cinco años-, la marca podría rehabilitarse siempre que su titular comenzase a usarla de manera real, efectiva y de buena fe, al menos, tres meses antes de que se presentase en los tribunales tal acción de caducidad.
Pues bien, cuando la empresa española se opuso a la entrada de productos americanos invocando sus derechos exclusivos, Nike internacional solicitó al juez la caducidad del signo español, alegando que en las últimas décadas sólo se había empleado como reclamo en dos ferias comerciales y en unas etiquetas con forma de cuadernillo de doble hoja: en la primera cara aparecía la palabra Nike escrita con un trazo de letra semejante al usado por la casa americana; en la segunda -menos visible para el público- se reproducía el dibujo de la Victoria de Samotracia asociado al signo. En definitiva, se reclamaba la existencia de mala fe porque la marca española no había sido realmente usada en el mercado y porque el signo utilizado no era el que aparecía en el registro, sino otro modificado para aprovechar el renombre de la marca americana.
Así las cosas, tanto el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona el 10-12-1993, como la Audiencia Provincial el 14-2-1995, consideraron que el uso realizado por la empresa española era ficticio y malicioso, de modo que no cabía amparar sus derechos. En cambio, el Tribunal Supremo resolvió el 22-09-1999 que la marca española había sido utilizada legítimamente y de buena fe (aunque sin profundizar demasiado en este último aspecto clave), y condenó a la firma norteamericana a convivir con la española; porque paralelamente Nike ya había logrado inscribir en España distintas marcas y el swoosh, lo cual precipitó una cascada de pleitos y conflictos.
Con independencia de lo discutible del fallo del Tribunal Supremo, lo que en principio parece claro es que debiera haber puesto punto y final al caso Nike. Pero no fue así. La sentencia fue recurrida en amparo ante el Constitucional, que en una polémica resolución no votada por unanimidad el 09-02-2004 anuló la decisión del Supremo obligándole a pronunciarse de nuevo. Y éste lo hizo el 28-03-2005, en una sentencia en la que se llegó, justamente, a la decisión contraria a la mantenida en 1999.
El Constitucional dijo que la sentencia anulada al Supremo era arbitraria, incongruente y contraria al principio fundamental de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución. No hay duda de que el concepto de arbitrariedad es difuso, pero de acuerdo con la propia doctrina del TC y con la opinión de los magistrados que emitieron voto particular, no cabía hablar de incongruencia omisiva en este caso, ya que ésta sólo viola derechos fundamentales cuando 'el razonamiento incurre en tal grado de arbitrariedad o error tan manifiesto y grave que para cualquier observador resulte patente que la resolución carece de toda motivación' (STC 214/1999). De otro modo convertiríamos al TC en un órgano de revisión de cuestiones de legalidad ordinaria, que es justo lo que se pretende evitar.
Por otro lado, es lícito, aunque enormemente infrecuente, que el Supremo se pronuncie en contra de lo expresado por la misma sala en un fallo anterior. Más aún si lo hace sobre la base de argumentos valorativos como en este caso. Y es que con independencia de las múltiples consideraciones técnicas que cabría hacer sobre el alcance de la legislación de marcas y sus contornos con la competencia desleal, de lo que se trata en última instancia es de valorar una cuestión de legalidad ordinaria. De ahí que la sentencia del Supremo de 2005 fuese de nuevo recurrida en amparo ante el TC, esta vez por quienes defendían los intereses de la marca española.
Este segundo recurso de amparo, así como la infinidad de litigios pendientes de resolución y/o ejecución en diversas jurisdicciones de España y de otros países, ha finalizado gracias al acuerdo comentado. Dicho pacto pone punto y final a la contienda judicial e implica, entre otros aspectos, la cesión de algunas marcas Nike de la empresa española en países lejanos como Cuba o Turquía a favor de Nike internacional.
Alberto de Martín Muñoz. Profesor y director del área de Derecho Mercantil de Comillas (Icade)