La batalla entre fabricantes y marcas blancas también se libra en el terreno de la propiedad intelectual
Los expertos aconsejan registrar los elementos gráficos distintivos del producto para frenar las imitaciones
Los consumidores españoles se decantan cada vez más por las llamadas marcas blancas. Según el estudio global de la consultora Simon-Kucher, en el último trimestre de 2024 el consumo de las marcas de distribuidor en España ha alcanzado el 43%, por encima de países como Alemania o Reino Unido. De hecho, el 64% de los consumidores españoles ya eligen marcas blancas de forma predominante o exclusiva, una cifra superior a la de otros grandes mercados europeos como Francia (60%), Reino Unido (55%) o Alemania (52%).
Este auge de las marcas blancas genera tensiones entre fabricantes y distribuidores, entre ellas, las relacionadas con la propiedad intelectual y la protección de los productos originales frente a las imitaciones. Uno de los principales conflictos legales en esta materia surge cuando un fabricante produce un artículo que luego es comercializado bajo una marca blanca. Sobre este punto, Carlos Morán, socio del área legal de Elzaburu, explica que “conforme a la Ley de Marcas española, los comerciantes o distribuidores no pueden suprimir la marca del fabricante del producto sin su consentimiento expreso, aunque pueden añadir por separado marcas propias”.
En este sentido, María Gutiérrez, asociada del departamento de propiedad intelectual de Bird & Bird, indica que para evitar que un distribuidor comercialice bajo una marca blanca un producto sin la previa autorización del fabricante, es conveniente que este proteja su diseño o marca tridimensional mediante el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) e incluso en la Oficina europea (Euipo), dependiendo de si se pretende que el producto esté protegido solo en España o en todo el territorio europeo. “De esta forma, elementos del diseño como su apariencia estética, o las principales características que lo identifiquen en el mercado, pueden quedar protegidos por la normativa en materia de propiedad industrial”, apunta Gutiérrez.
Es más, añade Morán, para extender la protección es recomendable que los fabricantes registren cualquier elemento gráfico distintivo de su producto. “Además de registrar sus marcas, los fabricantes pueden proteger el diseño de sus etiquetas, embalajes e incluso la forma de sus productos si tienen suficiente grado de distintividad”, concluye.
Contra las imitaciones
Y es que una contienda habitual entre fabricantes y distribuidores es la copia de fórmulas, diseños o empaques por parte de las marcas blancas. Si bien la protección mediante registros de propiedad industrial de estos elementos es fundamental para reclamar imitaciones, Carlos Morán advierte de que, a falta de estos, los fabricantes pueden ampararse en la Ley de Competencia Desleal. En este caso, para que la reclamación prospere, “es necesario que el producto imitado tenga características singulares que lo diferencien de sus competidores y que goce de cierta implantación en el mercado. Además, debe existir un elevado grado de semejanza entre el producto original y la marca blanca, de forma que el consumidor pueda ser inducido a confusión”, explica Morán.
La publicidad comparativa es otro frente de batalla. Si bien, como apunta Morán, es lícito hacer campañas en las que se confronten productos, si la comparación se refiere a la calidad debe ser verificable de forma objetiva y, en ningún caso, el producto de marca blanca puede presentarse como una imitación o réplica de un producto identificado con una marca registrada.
La estrategia más habitual cuando hay un conflicto por imitación indebida o el uso de elementos visuales similares por parte de las marcas blancas es intentar una solución extrajudicial. De hecho, puntualiza Morán, tras la última reforma procesal, tratar de llegar a un acuerdo con los distribuidores para que modifiquen la presentación o los signos distintivos de sus productos es un paso obligatorio antes de acudir a la vía judicial.
Solo si el intento de pacto fracasa se pueden iniciar acciones civiles, bien por infracción de derechos de propiedad industrial, o bien por competencia desleal ante los tribunales. Es en ese momento cuando procede interponer “una demanda en la que se exija el cese del uso indebido, la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos, así como la retirada del mercado de los productos conflictivos”, comenta María Gutiérrez.
Medidas de protección de las marcas originales
Registro de propiedad industrial. Para evitar que los distribuidores exploten indebidamente sus productos, los fabricantes pueden utilizar distintas figuras legales que permiten la protección de determinadas características de sus artículos. Como explica Carlos Morán, de Elzaburu, los productos con innovaciones tecnológicas pueden protegerse mediante el registro de una patente o un modelo de utilidad, y si tienen un diseño novedoso, este está protegido legalmente durante un periodo de tres años, que puede ampliarse hasta un total de 25 años a través del registro del diseño.
Contratos de confidencialidad y licencias. La protección del know-how en las relaciones comerciales es esencial. María Gutiérrez, de Bird & Bird, destaca que los acuerdos de confidencialidad y los contratos de licencia pueden evitar que los distribuidores copien los productos. “Son la forma de asegurar que los secretos empresariales y comerciales queden limitados al conocimiento de las partes involucradas”, afirma.
Acciones legales por competencia desleal. Si no existe protección a través de un registro de propiedad industrial, señala Carlos Morán, el fabricante puede en algunos casos acudir a la protección contra la competencia desleal, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Competencia Desleal vigente.
