Macán gana a Dacán: el TSJ da la razón a Vega Sicilia en la protección de su marca
Una sentencia anula el registro de la marca vinícola Dacán por generar confusión con la enseña de Benjamin de Rothschild y el grupo bodeguero
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia, la bodega participada al 50% por la familia de banqueros y el grupo bodeguero, en el uso de la marca Macán, vino que comercializan desde 2013. La sentencia, fechada el pasado 27 de julio, estima la pretensión de anular el registro de la marca Dacán, que da nombre a un vino de la bodega Vega Clara, encuadrada en la Denominación de Origen Ribera del Duero, y que sí fue aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en 2022.
Es la segunda ocasión que ambas partes litigan por el uso de estas dos marcas, con sendas sentencias favorables para la bodega de la familia Rothschild y Vega Sicilia. El inicio del conflicto se remonta a 2018, cuando esta última recurre ante la OEPM el registro de la marca Dacán en la clase 33, esto es, “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”. En aquel caso, la oficina de patentes sí estimó el recurso, al entender que existía una “gran semejanza fonético-denominativa” entre ambas, además de compartir “naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios” al estar, las dos, registradas como bebidas alcohólicas.
Vega Clara, una pequeña bodega boutique localizada en Valladolid, recurrió al TSJ, que desestimó sus argumentos en una sentencia fechada en enero de 2021. A finales de ese año, esta bodega inscribió ante la OEPM la marca Dacán Vega Clara. La adición de esas dos últimas palabras fue suficiente para que el órgano diese por bueno su registro, frente al recurso de impugnación que le presentó Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia. La resolución desestimaba su pretensión al considerar que sí existían “suficientes diferencias de conjunto, denominativas y conceptuales”, al incorporar la nueva marca el apellido “Vega Clara”, que le otorgaba la suficiente distinción y “una impresión global, auditiva y visual suficientemente diferenciada de la marca oponente, evocando ideas, pensamientos o conceptos suficientemente diferenciados”.
Nuevo recurso
Decisión que, como corresponde una vez agotada la vía del recurso ante la propia OEMP, ha de elevarse a la vía jurisdiccional en caso de discrepancia, y en concreto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, en este caso a la de la Comunidad de Madrid.
Así hizo Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia en noviembre del año pasado. Como recuerda la sentencia del TSJ, el análisis sobre la posible confusión entre dos marcas en litigio debe basarse en varios factores, desde la identidad a los signos, pasando por los productos o servicios que ofrecen, e incluyendo también el grado de conocimiento para el público de ambas.
Sobre esta base, la sentencia considera “concluyente” una “similitud fonética” entre las enseñas enfrentadas “marcadamente acusada”. “Ambas palabras, Macán y Dacán, pueden ser confundidas en su alocución, al crear una impresión auditiva altamente similar”. No solo por tener el mismo número de sílabas, añade, sino por compartir la sílaba “can”, que es la que “tiene mayor prominencia fonética en ambas marcas”. Tampoco considera que la adición de “Vega Clara” le dé a Dacán “una fuerza distintiva suficiente como para eliminar el riesgo de confusión, o cuando menos, de asociación”.
De esta forma, estima el recurso e impone costas a la parte demandada. En su fallo, el tribunal deja sin efecto la resolución de la OEPM que rechazaba las pretensiones de Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia, y declara la “procedencia de denegar la concesión de la marca Dacán Vega Clara”. Ante el fallo cabe recurso de casación. Este periódico intentó contactar con Bodega Vega Clara, pero no obtuvo respuesta.
En su web, su vino aparece renombrado como D’Acann, aunque las botellas conservan la denominación original. Como indica la bodega, el 100% de los beneficios que obtiene con la venta de este vino son donados a la Fundación Diabetes Research Institute, en Miami (EE UU).
Macán es la única referencia que comercializa Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia. Lo hace desde 2013, cuatro años después de su primera añada y 10 desde el inicio del proyecto. En 2016 inauguraron la bodega ubicada en Samaniego, en plena Rioja Alavesa. En la actualidad, vende dos variantes, Macán, cercano a los 200 euros por botella, y Macán Clásico, que ronda los 50.
La difícil rentabilidad de un vino de “leyenda"
Pérdidas. Hasta el rey emérito, Juan Carlos I, acudió en 2017 al acto oficial de inauguración de la bodega que los Rothschild y Vega Sicilia levantaron en la localidad alavesa de Samaniego. Su objetivo, crear unos “vinos de leyenda”, como recogen las crónicas de aquel evento. Macán goza hoy de una reputación mundial en el mundo del vino, aunque su rentabilidad económica se ha demostrado compleja. Desde que en 2013 se puso a la venta de manera definitiva, la sociedad Bodegas Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia solo ha dado beneficios en el ejercicio de 2015, como reflejan sus cuentas anuales consultadas a través de Insight View. Desde entonces, ha acumulado unas pérdidas netas de casi 4,4 millones. En 2021 fueron de cerca de medio millón. Sus cuentas de 2022 todavía no han sido depositadas en el Registro Mercantil.
Solvencia. En las del ejercicio anterior, la empresa explicaba que su actividad no había alcanzado aún “cifras normalizadas”. “Las perspectivas futuras del negocio de la sociedad permitirán la obtención de resultados y flujos de efectivo positivos en los próximos ejercicios”, añadía. Su pico de facturación lo alcanzó en 2020, cuando llegó a 4,2 millones. La bodega está presidida por Ariane de Rothschild, viuda del banquero Benjamin de Rothschild, que falleció en enero de 2021. Es también consejera delegada del grupo financiero Edmond de Rothschild.
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