Inscribir olores, más armas contra la piratería y otros cambios en la ley de marcas

La reforma, en vigor el 14 de enero, adapta la norma a Europa

Avenida del portal de L'Angel, en Barcelona.
Avenida del portal de L'Angel, en Barcelona.

El próximo 14 de enero entra en vigor el Real Decreto-ley por el que se modifica la comúnmente conocida como Ley de Marcas. Esta necesaria reforma se ha llevado a cabo con el objetivo de adaptar a la legislación nacional la Directiva europea en materia de propiedad intelectual e industrial y armonizar las condiciones para adquirir y ejercitar el derecho de marca entre todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Las modificaciones previstas en dicha normativa, entre las que destacan la posibilidad de inscribir hologramas y olores o la implementación de medidas para combatir la piratería, buscan fundamentalmente reforzar la protección de los titulares y aumentar la seguridad jurídica.

Signos atípicos

Una de las principales novedades que trae la nueva ley es la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráficamente. En otras palabras, a partir de ahora las empresas podrán registrar marcas no convencionales como por ejemplo olores, sonidos, vídeos e incluso hologramas. “Esto abre la puerta a proteger signos no convencionales que cada vez cobran más importancia para las empresas”, apunta Carmen González, directora de marcas de Pons IP.

No obstante, la normativa aclara que el objeto de la protección que se otorgue al titular ha de poderse determinar de forma clara, precisa, autosuficiente, duradera, objetiva, inteligible y fácilmente accesible.

Reutilizar marcas

Otro de los cambios es la introducción de una prueba de uso. Esto se refiere a los supuestos en los que una empresa que quiere registrar una marca entra en conflicto con otra compañía porque sus signos son similares.

En este sentido, esta última, y solo en caso de que lleve al menos cinco años en el registro, deberá presentar una prueba de uso (campañas publicitarias, anuncios, etc.) que acredite que se está haciendo un uso activo de la marca. “De esta forma, se busca regenerar el mercado y facilitar que marcas que están en desuso puedan ser reutilizadas por nuevas compañías”, subraya González.

Agilizar procesos

Uno de los problemas dentro de este ámbito a los que se enfrentaba una empresa era la dificultad para anular el registro de una marca incompatible con la propia. Los procesos, llevados a cabo por vía judicial, eran muy largos y económicamente costosos.

No obstante, la nueva ley otorga competencias a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que, a partir de 2023, pueda decretar la nulidad de un signo si así lo considera oportuno. “Esta modificación quita trabajo a los tribunales pero se lo da a las oficinas nacionales, que necesitan prepararse para adaptarse a este cambio”, indica Alberto Rabadán, director comercial de Isern Patentes y Marcas.

Más protección

Por otro lado, el texto aumenta el amparo legal hacia las marcas geográficas y de denominación de origen y prohíbe expresamente el registro de signos identificativos que sean incompatibles con estas figuras distintivas.

“Aunque antes también se denegaban, ahora se ha establecido como causa expresa y directa de prohibición, por lo que se amplía la protección hacia las denominaciones”, concluye Rabadán.

Ampliar sectores

La nueva ley también incluye la supresión de marca notoria (que goza de diferenciación entre las empresas de un mismo sector) y reconoce únicamente la renombrada, que va más allá y permite actuar contra las de sectores completamente diferentes.

En esta línea, para conseguir el título de marca renombrada, la empresa debe probar que ostenta una gran influencia en el mercado en el que se encuentra, a través de entrevistas de mercado o apariciones en ránkings dentro del sector.

Evitar la piratería

Por otro lado, la nueva legislación marca un avance en la lucha contra las falsificaciones otorgando más herramientas a empresas para actuar frente a actos de piratería.

Concretamente, permite al titular de una marca impedir la introducción en el país de productos que usen su signo distintivo de forma ilegítima, sin necesidad de demostrar que van a ser comercializados en él.

Olores, colores y sonidos


Plastilina. Hasbro, la empresa juguetera estadounidense, registró el pasado mayo el olor a la plastilina de Play-Doh considerando que era un aroma “característico de la niñez”. Con esta inscripción se convirtió en una de las pocas marcas registradas de olores en EE UU.

Neumáticos y dardos. Otros ejemplos olfativos son los de las empresas británicas que inscribieron como marca registrada un neumático con un aroma floral que, según ellos, recordaba al de las rosas y un dardo ‘con el olor acre de la cerveza amarga’.

Azul Tiffany. Muchas empresas también han optado por proteger colores como marca, como es el caso de Tiffany que registró el característico azul de sus cajas. No obstante, la empresa de telefonía Orange no tuvo la misma suerte cuando intentó en 2013 inscribir el naranja. El Tribunal Supremo denegó su solicitud al considerar que era “uno de los colores más comunes del mercado”.

León cinematográfico. En 2008, la EUIPO inscribió como marca registrada el característico rugido del “león de la Metro”, creación de la compañía Metro-Goldwyn-Mayer y que aparecía al inicio de todas sus películas. En este mismo año, y tras varios intentos, el creador del personaje ficticio Tarzán consiguió patentar como marca el característico grito, que describió como “ululaciones” en distintos tonos.

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