28.000 euros de rescate: las empresas se enfrentan a la okupación ilegal de sus marcas
La guerra abierta entre la cadena de pollo frito Frisby Colombia y Frisby España vuelve a poner sobre la mesa el fenómeno del ‘trademark squatting’
Se llama trademark squatting y se puede traducir como “okupación de marcas”. Este fenómeno se produce cuando una empresa registra una marca de otra compañía con la intención de bloquear su acceso a un mercado determinado. El objetivo del okupa ilegal puede ser variado: por un lado, que el propietario legítimo pague un rescate por la liberación del registro cuando el okupa no tiene la intención de usar el signo en el tráfico comercial; por otro, aprovecharse de la reputación adquirida por el legítimo titular e iniciar una actividad en el mercado de forma parasitaria. Aunque esta forma de operar no es nueva —y es muy frecuente en los nombres de dominio—, se está convirtiendo en un problema en España para las empresas que han alcanzado cierto éxito en otros países.
En este sentido, destaca la batalla legal por el registro de una conocida marca de pollo frito, que subió de decibelios la semana pasada. Se trata del conflicto entre la cadena de comida rápida Frisby Colombia y Frisby España, que ha generado una ola de patriotismo al otro lado del Atlántico. El caso es el siguiente: este año, después de que se crearan cuentas en redes sociales y una página web con el nombre de Frisby España, país en el que viven más de 800.000 colombianos, la compañía latinoamericana denunció “el uso no autorizado” de su marca.
El revuelo ha sido tal que numerosas empresas, incluyendo competidoras como KFC, instituciones públicas y políticos, han salido en su defensa en Colombia, donde la cadena tiene más de 270 locales. A principios de este mes, la empresa española anunció acciones legales por calumnias contra Paloma Valencia, precandidata presidencial del país cafetero, al calificar de “robo infame” el uso de la marca.
Desde el punto de vista jurídico, la controversia pivota, por una parte, en determinar si hay mala fe en Frisby España, y, por otra, en si la marca Frisby Colombia debe ser cancelada en territorio europeo por no haber sido usada de forma real y efectiva, pese a estar registrada aquí desde hace años. Como comunicó la empresa latinoamericana el jueves pasado tras la interposición de una demanda, serán los jueces españoles los que determinen si hay o no vulneración de derechos de propiedad intelectual y actos de competencia desleal, mientras que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) deberán pronunciarse sobre las diferentes solicitudes de cancelación y anulación.
En España, la OEPM tiene experiencia en este tipo de asuntos. Este año declaró la nulidad de la marca Arturo’s, relacionada con servicios de restauración y hospedaje, al considerar que la solicitud se presentó de mala fe. El interesado buscaba el registro con la intención de pedir un rescate al que consideraba su legítimo titular, la famosa compañía venezolana de pollo frito Arturo’s. Fundada en 1986, tiene más de 70 restaurantes en Venezuela y presencia internacional en varios países.
La titular legítima, BDT Investments Inc., solicitó a la OEPM la nulidad del registro, alegando mala fe. Entre las pruebas, destacaba la ausencia de uso del signo por el solicitante y un correo en el que se ofrecía a vender la marca por hasta 28.000 euros. Aunque inicialmente pedía 10.000, la OEPM dio la razón a BDT, siendo decisiva la oferta de venta.
Pese a los casos que saltan a la prensa, fuentes de la OEPM dicen que en España no han detectado un aumento de asuntos de okupación de marca. “Es un fenómeno que siempre ha existido”, puntualizan. Estas prácticas “suelen producirse con más frecuencia en países o jurisdicciones donde los sistemas legales no son sólidos”, añaden. Desde el punto de vista de los titulares marcarios, la EUIPO, en un informe de 2021, señala que expresan “con frecuencia su preocupación por la ciberokupación”, consistente en registrar y usar, de mala fe, la marca de otra empresa. “Los titulares de derechos perciben que su incidencia se está extendiendo, especialmente en sectores con fuerte proyección internacional o en los que las marcas gozan de renombre en otros mercados”, corrobora Gerard Guiu, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema).
Defensa legal
Fuera de nuestras fronteras, uno de los casos más sonados se produjo hace años en Rusia con la entrada de Starbucks. Su marca pertenecía allí a un particular, Sergei Zuykov, quien le ofreció el derecho de uso a cambio de 600.000 dólares estadounidenses. La compañía optó por invalidar la marca de Zuykov ante los tribunales, lo que desencadenó una prolongada disputa legal que retrasó la entrada de Starbucks en el mercado ruso. Otro ejemplo es el de Tesla, que también se enfrentó a un particular en China. Esto ralentizó igualmente su ingreso en el mercado asiático y, en un primer momento, la compañía fue obligada a comercializar sus automóviles con el nombre de la marca en inglés porque el ocupante había conservado la propiedad de la marca con el nombre en chino.
Y es que los ocupantes sienten predilección por marcas con renombre o emergentes, pero exitosas, que probablemente darán el salto a otros territorios. El problema es que el squatting se suele detectar tarde, cuando la marca original intenta formalizar el aterrizaje y se topa con que su denominación ya está inscrita.
En la mayoría de los casos, los registros fraudulentos “se llevan a cabo con el objetivo de chantajear al legítimo titular”, asegura Fernando Rodríguez, socio de Baylos, quien se encuentra trabajando en una acción de nulidad. La estrategia de defensa depende del momento en que se detecta la maniobra. Lo ideal, explica el abogado, es descubrir al usurpador antes de que okupe la marca con su inscripción e iniciar enseguida el procedimiento de oposición. Sin embargo, advierte, en este procedimiento “no puede invocarse como causa la mala fe en la solicitud que se ataca, ya que solo se puede hacer valer en el de nulidad”. Los dueños de la marca sí pueden alegar “que el signo solicitado constituye una marca renombrada no registrada”, apunta el experto. La protección legal en estos casos se basa en la notoriedad o fama de la marca –por ejemplo, Coca-Cola– entre los consumidores, a pesar de no tener un registro oficial.
Por el contrario, si la marca ya ha sido usurpada, se puede jugar la carta de la nulidad por mala fe cuando el registro se ha realizado con la intención de perjudicar a un tercero o de aprovecharse indebidamente de su reputación. Esta es una de las principales vías para revertir la situación en vía administrativa –en España directamente ante la OEPM desde enero de 2023 o ante la EUIPO si se trata de una marca comunitaria–, para lo que habrá que demostrar “tanto el interés legítimo del afectado, por ejemplo, que ya explotaba la marca en el mercado, como el ánimo fraudulento del solicitante”, señala Jorge Vicente Martínez, abogado del área de litigios de Pons IP.
Prevención
Los indicios más comunes de que hubo mala fe y que pueden presentarse como prueba son, entre otros, la falta de lógica comercial en el plan de quien registró el distintivo y su falta de uso, el previo conocimiento de la actividad del dueño original y correos o audios que muestren la maniobra de rescate de la marca por un precio muy superior al coste del registro —las tasas ascienden a 127,88 euros en la OEPM y 850 para una clase de la marca europea—. Otras señales, añade Rodríguez, son “la existencia de registros idénticos previos en otras jurisdicciones” a nombre del titular original o el intento de oposición para bloquear su acceso al mercado.
Las marcas también pueden solicitar la caducidad del registro considerado fraudulento en las oficinas si no se ha utilizado en los últimos cinco años, reivindicar su titularidad en los tribunales e, incluso, demandar a los propietarios de la marca pirata por infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal, como ha sucedido en la disputa entre Frisby España y Frisby Colombia.
Con tiempo y dinero, el rescate de la marca idéntica suele conseguirse en sede administrativa. Los expertos en protección de marca recomiendan no ceder al chantaje, pues si se corre la voz de que pagan se exponen a sufrir la misma situación en otros países. Asimismo, subrayan la importancia de incluir en el plan de vigilancia aquellos territorios o mercados en donde exista interés comercial o potencial expansión porque, como sostiene Jorge Vicente, “registrar la marca es la estrategia preventiva más eficaz”. Además, los despachos cuentan con herramientas que monitorizan las solicitudes que puedan afectar a sus representados.
El abogado de Pons IP comenta que existe una opción “muy práctica”, consistente en solicitar el registro internacional de marca a través del Sistema de Madrid, lo que “permite proteger una marca en 131 países miembros, en un solo idioma y con una única tasa inicial ante una oficina”. Una vez realizado el trámite, habría que designar los países en los que se requiere esta protección o “extension territorial”. Los costes, incluidos los honorarios profesionales, varían desde los 1.500 euros para dos países a más de 20.000 o 40.000 si se designan 20 o 50, según fuentes del sector.
Desde Andema hacen un llamamiento a “las grandes compañías, pymes y emprendedores” para combatir este fenómeno, “impulsando la concienciación sobre la importancia de la propiedad industrial”. Protegerla “pasa por registrar la marca en el momento oportuno, y hacerlo con el asesoramiento jurídico adecuado, de modo que el signo quede correctamente definido y amparado desde el inicio”, concluye Guiu.
La colaboración de la Policía Nacional
Desde la Policía Nacional explican que el “objetivo principal de quienes registran marcas similares a otras reconocidas es obtener un beneficio económico aprovechando la confusión del consumidor. En muchos casos, estas personas buscan ganar tiempo o aparentar legalidad para comercializar imitaciones o productos falsificados”, explica el inspector José Luis Gómez Pidal, jefe de la sección de delitos contra la propiedad intelectual e industrial. En las intervenciones policiales, el problema se da cuando comprueban que el producto o su distribuidor cuenta con un registro válido de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), “ya que en esos casos no existe infracción penal directa”.
Ante este escenario, el inspector jefe recomienda a los titulares de las marcas afectadas presentar una oposición o recurso ante las oficinas, o bien iniciar acciones civiles por competencia desleal o infracción de derechos marcarios. “Desde la Policía Nacional colaboramos proporcionando los informes técnicos o pruebas que puedan respaldar esas actuaciones judiciales”, dice Gómez Pidal. En la línea de la colaboración también se pronuncia el director general de Andema, Gerard Guiu, quien llama a “reforzar las medidas de vigilancia registral y la cooperación entre titulares, oficinas de propiedad industrial y autoridades”.
