Solo Bimbo puede llamar ‘Donut’ a los dónuts: el Supremo le da la razón en un pleito de ocho años
El Alto Tribunal da la razón al grupo alimentario ante un tercero que usó el término en su web
El Tribunal Supremo ha dado la razón al grupo Bimbo en su batalla legal por el uso de la marca Donuts, que define al icónico bollo de forma redondeada y, generalmente, con un agujero en el medio. Tras un pleito iniciado en enero de 2017, el Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por la compañía de origen mexicano contra el uso de la denominación por terceros, en este caso la compañía Atlanta Restauración Temática, contra la que puso en marcha el proceso legal.
En su demanda original, Bimbo Donuts Iberia, la filial española del grupo alimentario, reclamaba a Atlanta el cese de los signos Donut, Donuts o Redondoughts en el ámbito comercial de la bollería en España, al considerar que suponía una erosión y un menoscabo en la distintividad de marcas que son su propiedad. También reclamaba una indemnización por daños y prejuicios.
Unas peticiones que fueron desestimadas en primera y segunda instancia. Atlanta defendía que el uso de la palabra Donut fue insignificante y nunca como marca, y que ya fue eliminado y porque, entre otros motivos, sus rosquillas congeladas son comercializadas para restaurantes y hostelería, es decir, a clientes profesionales, lo que no podía dar margen a equívocos. Un argumento que validaron los juzgados de primera y segunda instancia. De hecho, este último recordaba que el término dónut es descriptivo y que está admitido como tal por la Real Academia de la Lengua. Esta lo define como una “pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate”.
Ante ello, Bimbo interpuso un doble recurso: uno por infracción procesal, y otro de casación. El primero ha sido desestimado por el Supremo, no así el segundo. El tribunal argumenta que el uso del término, aunque sea descriptivo y no comercial, debe ser “leal”. “No puede ignorarse que el uso de la misma palabra por Atlanta puede implicar per se un aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas Donut, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y de su renombre”, dice la sentencia, avanzada por El Confidencial. “Basta con que el público pertinente, ante el signo confrontado, evoque la marca renombrada y establezca un vínculo mental, que puede acarrear tres riesgos o perjuicios para la marca renombrada: la dilución, (...), la pérdida de prestigio; y el parasitismo, cuando el tercero se beneficia injustamente del poder de atracción de la marca, incluso sin acreditar un daño directo al titular”, añade.
El Supremo, además, señala que Atlanta uso el término Donut, y no dónut, como está recogido en la RAE. “Conforme a estos parámetros, no cabe considerar que la actuación de Atlanta fuera leal con los intereses legítimos de Bakery [Bimbo], como titular de la marca renombrada”.
La condena a Atlanta se reduce al cese del uso de la marca Dónut. El Supremo no le impone costas. Según Bimbo, la sentencia “sienta un precedente inquebrantable en la defensa de la propiedad intelectual en España”, y “reconoce el renombre extraordinario, otorgándole la máxima protección legal y confirmando que el uso no autorizado y descriptivo del término Donut con fines comerciales constituye una violación de los derechos de marca”.
