Un requerimiento no interrumpe la prescripción por tolerancia de uso de una marca
El TJUE exige que la compañía interponga un recurso administrativo o judicial “en un plazo razonable” para constatar que se opuso
Sentencia de calado para las empresas europeas y el sector del asesoramiento marcario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado recientemente que las compañías no pueden usar el truco de enviar cartas de advertencia para evitar que otros competidores consoliden el derecho a usar una marca incompatible con la suya. A partir de ahora, para interrumpir el plazo de cinco años a partir del cual se considera que la mercantil ha tolerado el uso de la denominación, habrá que acudir a los tribunales si la competidora no cede. Es decir, el tribunal europeo pide a las compañías algo más que un requerimiento privado para demostrar que se han opuesto claramente al uso de dicha marca y poder ejercitar las acciones legales oportunas.
El fallo (cuyo texto puede consultar aquí), de 19 de mayo, establece que las puertas legales no se cierran si, en caso de que el requerimiento no sea atendido, el titular de la marca anterior interponga, en un “plazo razonable”, un recurso administrativo o judicial para “poner remedio” a la situación. En caso contrario, se debe entender que “el referido titular se ha abstenido de adoptar las medidas de las que disponía para que se pusiera fin a la violación de sus derechos” y opera el citado plazo de prescripción de cinco años.
Una sentencia que tiene especial relevancia en España. “La decisión del tribunal de justicia en este asunto tendrá importantes consecuencias prácticas en nuestro país”, destaca Carlos Morán, socio-asociado del área legal en Elzaburu.
El motivo es que la interpretación que hace el TJUE de la directiva y del reglamento europeo de marcas choca con la norma prevista en el artículo 1.973 del Código Civil español, que establece la posibilidad de interrumpir la prescripción de las acciones no solamente por su ejercicio ante los tribunales, sino también mediante la reclamación extrajudicial. A la luz de esta norma, explica Morán, “resultaba claro que la prescripción por tolerancia establecida en la Ley de Marcas española podía ser interrumpida a través del envío de un requerimiento fehaciente por el titular de la marca anterior. Lo mismo cabía considerar respecto a las marcas de la Unión Europea, a falta de un pronunciamiento específico del tribunal de justicia al respecto”.
Sin embargo, subraya Morán, la nueva interpretación del TJUE prevalece puesto que la “tolerancia” es un concepto del derecho de la Unión Europea, “cuyo sentido y alcance deben ser idénticos en todos los Estados miembros”. Es decir, “a partir de la sentencia, los titulares de marca ya no podrán recurrir a la estrategia de remitir sucesivos requerimientos al de una marca posterior incompatible, para, de este modo, mantener abierta la posibilidad de instar su nulidad en cualquier momento e impedir su uso a través de una acción judicial”.
Queda, no obstante, una cuestión “abierta a discusión”, apunta el abogado de Elzaburu. “Y es la relativa a la determinación período de tiempo que deba considerarse como un plazo razonable para el ejercicio de la acción judicial en caso de que el requerimiento previo sea rechazado o ignorado por el titular de la marca posterior”.
El caso alemán
El tribunal europeo resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo alemán sobre un litigio que enfrenta a la compañía alemana Heitec, propietaria de la marca denominativa de la UE (prioritaria en el tiempo) HEITEC, y la compañía de la misma nacionalidad Heitech, dueña de una marca alemana consistente en la denominación HEITECH PROMOTION y de una marca figurativa de la Unión que contiene el término Heitech, utilizada desde el año 2009. En abril de ese mismo año, Heitec le remitió un requerimiento haciendo valer sus derechos prioritarios, a la que Heitech contestó proponiendo la celebración de un “acuerdo de coexistencia”. Heitec no contestó y dejó transcurrir el tiempo hasta que en diciembre de 2021 interpuso una acción judicial, que, sin embargo, no fue notificada a Heitech hasta el mes de mayo de 2014.
El Tribunal Superior Regional de Nuremberg dio la razón a Heitech porque se había tolerado el uso de la marca ya que, técnicamente, había transcurrido el plazo de cinco años consecutivos que da la directiva. El artículo 9 de esta norma señala las consecuencias: el titular que haya tolerado el uso “no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe”.
La compañía perdedora recurrió, y el Tribunal Supremo alemán decidió preguntar al TJUE cómo deben interpretarse los preceptos de la directiva y del reglamento de marcas que establecen la prescripción o caducidad de estas por tolerancia.
El TJUE aclara que para interrumpir esta caducidad es suficiente, en principio, el envío de un requerimiento, pero, en caso de que este no sea atendido, el titular de la marca anterior debe interponer un recurso administrativo o judicial “en un plazo razonable”. Es decir, la carta de advertencia no basta por sí sola. En concreto, señala literalmente: “si el titular de la marca anterior o de otro derecho anterior, aun habiendo expresado su oposición al uso de la marca posterior mediante un requerimiento, tras haber comprobado la negativa del destinatario de dicho requerimiento a atenerse a este o a iniciar negociaciones, no ha proseguido sus esfuerzos en un plazo razonable para poner remedio a esa situación, en su caso mediante la interposición de un recurso administrativo o judicial, debe deducirse de ello que el referido titular se ha abstenido de adoptar las medidas de las que disponía para que se pusiera fin a la violación de sus derechos”.
El tribunal europeo también se pronuncia acerca del problema con la dilación en la comunicación de la demanda a la compañía que estaba utilizando la marca incompatible. Es el caso de las dos empresas alemanas enfrentadas en el litigio. La notificación de la demanda se produjo una vez superado el plazo de cinco años de caducidad. El TJUE se mantiene coherente y señala que el procedimiento debe considerarse iniciado cuando se presenta el escrito de demanda, salvo que, como en el asunto alemán, esta comunicación se demore “por causa imputable al titular de la marca anterior”.