La fragilidad actual de las marcas registradas
Desde el pasado 14 de enero, pueden ser atacadas directamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
Aunque el registro de una marca no es obligatorio, sin duda es recomendable. Sin embargo, no todo acaba ahí para ostentar un auténtico derecho de marca y, por tanto, imponerlo a terceros. El uso de la misma en el mercado se ha convertido en algo esencial para esgrimirlo, en especial, pasados los cinco años desde su registro (firme). Tanto es así que la falta de uso puede dejar el derecho de marca hueco y sin ningún contenido, incluso caducarlo. De ahí la importancia de la existencia de un protocolo coordinado de los departamentos de marketing y jurídico, para verificar y tener preparada la prueba de uso de la marca en cuestión.
Esta prueba de uso es aún más importante desde el 14 de enero pasado, dado que se pueden presentar todos los ataques contra marcas (salvo la infracción), ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), incluida su caducidad por falta de uso. El abaratamiento de estos procesos de nulidad y caducidad, sin duda, va a incrementar la beligerancia entre las marcas.
Por tanto, es esencial tener claro en qué consiste la prueba de uso de la marca, y disponer de ella si la marca lleva registrada cinco años.
En primer lugar, la prueba de uso debe acreditarlo de los cinco años anteriores a la solicitud de prueba de uso. En la práctica, lo ideal es que, transcurridos cinco años desde el registro, se prepare la prueba de uso de los cinco años anteriores. Si solo hay prueba de un año, puede ser suficiente. Esa prueba debería irse completando cada dos años, lo que permitirá detectar desajustes o carencias.
Además, debe ser un uso externo en el mercado, no interno en la empresa. Tampoco valen los usos esporádicos (no continuados) o aparentes, no basta una venta puntual o una campaña publicitaria aislada.
En suma, deben acreditarse ofertas, publicidad y ventas de productos (o servicios) identificados con la marca en el territorio del registro. Por eso las facturas que identifiquen el producto y la marca son esenciales a estos efectos. También los catálogos de productos identificados con el signo.
Esto tiene sus matices, pues, en ocasiones, un uso publicitario de la marca (sin ventas todavía) puede valer como prueba del uso de la marca. Ahora bien, ese uso publicitario debe dirigirse, de forma directa y clara, al territorio de la marca.
El signo usado debe coincidir con el signo registrado. Generalmente, las marcas usadas se van modernizando (cambios de tipografías, gráficos, colores, etcétera) y, en consecuencia, separando del signo que inicialmente se registró. Al confeccionar la prueba de uso es el momento de verificar esas distorsiones y hacer una valoración.
De forma paralela, debe valorarse si la marca se está usando para todos los productos que se registró. En este sentido, lo primero es verificar si la marca se usa en relación con algún producto no registrado, pues debiera completarse el registro. Después, unir las pruebas de uso según la finalidad que resuelven los productos (por ejemplo: zapatos, camisas, pantalones) e incluirlas como prueba de la clase afectada.
Por supuesto, el uso puede ser del titular o de un tercero consentido, pero, en tal caso, lo ideal es instrumentalizar ese uso en un contrato de licencia e inscribirla en el organismo correspondiente. Ese será el documento número uno de la prueba de uso.
En marcas globales, la prueba puede complicarse, pues debe hacerse por territorios de registro y quizás no coincidan titular de la marca y usuario de la misma en cada territorio
En resumen, confeccionar la prueba de uso de una concreta marca supone una auténtica auditoría que desvelará desajustes entre realidad y registro.
Las marcas son fenómenos vivos y dinámicos, por lo que estos análisis servirán para corregir distorsiones, completando registros o dejándolos caducar.
José Garrido, socio de Andersen.