Cuando Obélix es más que un personaje: el giro del Tribunal General
La resolución que puede marcar un antes y un después en el análisis del renombre cuando la marca coincide con el nombre de un personaje de cómic
Recientemente el Tribunal General de la Unión Europea ha dictado la esperada sentencia del asunto T‑24/25 (Obelix), una resolución que puede marcar un antes y un después en el análisis del renombre cuando la marca coincide con el nombre de un personaje de cómic.
El caso se originó el 7 de septiembre de 2020, cuando la empresa polaca WORKS 11 Michał Lubiński solicitó la marca de la Unión Europea (UE) “Obelix” para productos de la clase 13 (armas, municiones y proyectiles). Ya entonces la editorial Les Éditions Albert René, titular de los derechos de Astérix & Obélix, se opuso sin éxito a su registro. Después, promovió también una acción de nulidad, alegando riesgo de confusión y, sobre todo, aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del renombre de su marca anterior “OBELIX”. Tanto la División de Anulación como la Segunda Sala de Recurso desestimaron sus pretensiones, lo que ha llevado el litigio hasta el Tribunal General de la UE.
La recurrente centró sus alegaciones en entre otras, las siguientes cuestiones principales: a) la incorrecta valoración de las pruebas de renombre por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) y b) un análisis defectuoso del denominado “link” o vínculo entre las marcas, requisito imprescindible para aplicar el artículo 8.5 del Reglamento de Marca de la UE.
Conviene recordar que para que se aplique el artículo 8.5, deben concurrir, entre otros, renombre de la marca anterior y una asociación mental (link) entre los signos. Aunque la Sala de Recursos reconocía la enorme notoriedad del personaje y su explotación comercial mediante licencias y merchandising, concluyó que no se había acreditado que el público percibiera “OBELIX” como marca indicadora de origen empresarial. Además, consideró que gran parte de la prueba se refería a “Astérix & Obélix”, no a “OBELIX” de forma aislada.
Pues bien, contrariamente a lo que muchos anticipábamos, la sentencia de Luxemburgo corrige este enfoque. Señala que la EUIPO no valoró adecuadamente que, aun apareciendo “OBELIX” junto a “ASTERIX”, en numerosos soportes ambos nombres se acompañan del símbolo ®, lo que refuerza su percepción como marcas autónomas. Asimismo, critica que se haya descartado con excesiva ligereza documentación únicamente por presentar los signos de forma conjunta, pues no hay ningún precepto legal en la UE en materia de marcas que exija un uso “en solitario” para que el signo funcione como marca. En definitiva, no puede excluirse ese uso marcario ni, por tanto, evaluarse el renombre sobre una base incompleta.
En cuanto al “link”, la resolución recurrida consideró que no existía, en gran medida por la lejanía de los productos y por el contexto de compra —profesional y técnico— de las armas. Sin embargo, y aquí comparto el criterio del Tribunal, analizar el “link” exige un examen más amplio que la mera distancia entre productos o servicios: también deben ponderarse la similitud de los signos (aquí, prácticamente idénticos) y el elevado carácter distintivo de la marca anterior.
Dado que sin renombre ni “link” el artículo 8.5 no puede prosperar, y el Tribunal cuestiona precisamente ambos análisis, la EUIPO deberá resolver de nuevo conforme a estos criterios. En la práctica, el desenlace queda fuertemente condicionado. Será interesante comprobar si la EUIPO entra a valorar el alegato de daño a la reputación (tarnishing) derivado del registro de “OBELIX” para productos de armamento, potencialmente incompatible con la imagen de la marca.
Ahora bien, todo apunta a que este argumento, introducido por primera vez ante el Tribunal, debería ser inadmitido en la fase administrativa, al no poder incorporarse nuevos motivos no planteados ante la EUIPO. Es una oportunidad perdida, especialmente si se tiene en cuenta que el tarnishing suele invocarse precisamente en supuestos en los que marcas renombradas se asocian a sectores sensibles —como drogas o productos de carácter sexual— que proyectan una imagen claramente disonante.
A mi juicio, esta sentencia puede suponer un punto de inflexión en la práctica de la EUIPO respecto de la prueba del renombre cuando la marca se vincula a personajes ampliamente conocidos. Con frecuencia —también por deficiencias en la estrategia probatoria— la Oficina ha negado el uso marcario por no acreditar su función de indicación de origen. No son ajenos a esta tendencia casos de caducidad que han afectado a personajes de Disney (Pinocchio, Los Aristogatos, 101 Dálmatas, La Bella Durmiente o, más recientemente, Peppa Pig).
Igualmente, sorprende que la nulidad no se haya sustentado también en el copyright de “OBELIX”, una vía probablemente más sencilla (aunque también existe prueba al respecto), pero que no necesita de la conexión entre productos o servicios enfrentados.
En definitiva, esta sentencia recuerda que la apreciación del renombre no puede desligarse de la realidad del mercado ni de las formas efectivas de explotación de las marcas. El Tribunal General corrige una aproximación excesivamente formalista y obliga a la EUIPO a adoptar un análisis más completo y matizado.